案例评析｜先用权抗辩中“原有范围”及其举证责任的认定

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导语｜

专利法规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。其中，对于原有范围的认定，由于涉及到过去某一时点之前存在的生产模具、生产数量、厂房面积等客观情况，因此对于“仅在原有范围内继续制造、使用”事实的查明，应视双方当事人的主张及案件的具体情况综合分配证明责任。当先用权人已尽力举证、所举证据能够初步证明“原有范围”存在合理性且专利权人没有提供相反证据予以推翻的情况下，可以认定先用权人并未超出原有范围制造、使用。

供稿：裴一歌、秦琳

裁判文书请戳

一、基本事实

深圳市赛源电子有限公司（下称赛源公司）是名称为“一种条形音箱”、专利号为201920113995.0的实用新型专利（下称涉案专利）的专利权人，涉案专利合法有效。东莞市乐放实业有限公司（下称乐放公司）实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，广州晶东贸易有限公司（下称晶东公司）实施了许诺销售、销售被诉侵权产品的行为。赛源公司起诉请求两被告立即停止侵权，并赔偿其经济损失及维权合理费用20万元。在案件审理中，乐放公司主张先用权抗辩及现有技术抗辩，晶东公司主张合法来源抗辩。

关于乐放公司主张的先用权抗辩，乐放公司在一审中提交了三组证据。第一组，用于证明涉案专利申请日前乐放公司已经完成了相同产品设计的证据，包括：设计图电子档打印件、存有设计文档的电脑主机、打样确认邮件、发行的贴片资料、结构设计图、外观专利设计证书、外观设计专利授权公告、社保缴费记录、乐放公司工商登记信息及产品实物；第二组，用于证明涉案专利申请日前乐放公司已经为相同产品的量产销售做好准备的证据，包括：模具厂报价单、乐放公司与模具厂微信聊天记录、交通银行转账回执、模具厂工商登记信息、社保缴费记录、乐放公司模具验收单（试模报告）、产品可靠性试验报告、试产品质问题统计表、试产制程不良分析统计表、试产产品会议总结报告、文档属性截屏、样品检测报告、产品规格书、量产产品问题会议总结报告和量产制程不良分析统计报表、生产工序表、外包装盒设计图和设计图电子档属性截屏、铭牌贴纸设计图和设计图电子档属性截屏、物料清单、物料报价单、音箱物料来料检验报告；第三组，用于证明涉案专利申请日前乐放公司已经开始对外推广销售相同产品的证据，包括：产品推广聊天记录、订单评审表及预测订单、系统开发公司出具的系统功能说明及系统开发公司的营业执照、乐放公司2019年2月系统盘点通知、乐放公司系统订单信息截屏和客户对该订单信息出具的证明。

乐放公司在二审中提交了其与模具厂就音箱开模事项微信聊天记录、乐放公司刘某与模具厂聊天记录、产品模具照片及厂房租赁合同书等4份新证据用于补强证明乐放公司先用权抗辩成立，且仅在原有范围内继续制造、使用被诉侵权产品。

对于上述先用权抗辩证据的认定，原审法院认为乐放公司提供的证据除外观设计专利证书、授权公告、社保缴费记录、工商登记信息、银行转账回执、社保记录、营业执照外，均为其单方制作的证据，原审法院对此不予采信。

二审法院经审查认为，虽然设计图电子档、结构设计图、模具验收单、可靠性实验报告、试产品质问题统计表、检测报告等证据系由乐放公司自行制作，但乐放公司自行研发技术、制作技术图纸或者工艺文件的相关证据由其单方制作亦属合理，且此类证据之间内容和时间等能够相互印证、衔接自然，亦有邮件、模具厂回单、微信、QQ聊天记录、证人证言等予以佐证，在赛源公司未提交相反证据的情况下，二审法院对乐放公司提交的先用权抗辩证据予以采信。

二、争议焦点

乐放公司主张的先用权抗辩是否成立。

三、法院判决

原审法院认为，即使乐放公司提供的证据可予采信，其所举证据限于其在专利申请日前已做好制造被诉侵权产品的准备及进行制造，但未对其制造范围以及仅在原有范围内继续制造进行举证。因此，乐放公司提交的证据不足以证实先用权抗辩成立。

二审法院认为，乐放公司在本案中提交的证据足以证明其在专利申请日前已经为制造与涉案专利相同的产品作好必要的准备，且乐放公司并未超出原有范围制造涉案产品，进而认定乐放公司的先用权抗辩成立。具体关于“乐放公司是否仅在原有范围内继续制造、使用”的认定，二审法院裁判理由如下：

首先，乐放公司提交的订单评审表、预测订单等证据，可以证明乐放公司在涉案专利申请日以前已经具备制造涉案产品的一定生产规模和生产能力。其次，模具厂报价单、模具验收单、二审中的证人证言等证据互相结合，可以初步证明乐放公司仅持有1套生产模具。最后，《厂房租赁合同书》可以初步证明其厂房面积从2013年起至今未曾改变。因此，乐放公司提交的证据相互印证，能够形成证据链，初步证明乐放公司在涉案专利申请日前的生产规模和生产范围，并且其未扩大生产规模。乐放公司在本案中提交的关于原有范围的证据具有一定合理性，并初步达到了高度盖然性的证明标准。在赛源公司没有提交相反证据证明乐放公司超出了涉案专利申请日前的生产规模的情况下，本院认定乐放公司并未超出原有范围制造涉案产品。

综上，二审法院判决撤销一审判决，驳回赛源公司的全部诉请。当然，二审法院同时指出，乐放公司应当秉持诚实守信的原则，不得超出原有范围制造、销售被诉侵权产品，如果赛源公司有证据证明乐放公司的行为超出了原有范围，赛源公司可以据此另行主张其合法权益。

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